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Anmerkung zu:EuGH 4. Kammer, Urteil vom 27.03.2019 - C-578/17
Autor:Dr. Nicola La Corte, Ri’inLG, z. Z. Wiss. Mit. beim BGH
Erscheinungsdatum:23.01.2020
Quelle:juris Logo
Normen:§ 3 MarkenG, § 3 MarkenV 2004, § 6 MarkenV 2004, § 6a MarkenV 2004, § 10 MarkenV 2004, § 8 MarkenV 2004, § 6b MarkenV 2004, § 8 MarkenG, EGRL 95/2008, EURL 2015/2436, EGV 207/2009, EUV 2018/626, 12016E267, EGV 95/2008, EUV 2015/2424, EUV 2017/1001
Fundstelle:jurisPR-WettbR 1/2020 Anm. 1
Herausgeber:Jörn Feddersen, RiBGH
Zitiervorschlag:La Corte, jurisPR-WettbR 1/2020 Anm. 1 Zitiervorschlag

Anmeldung eines Bildzeichens als Farbmarke



Orientierungssätze

1. Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (juris-Abkürzung: EGRL 95/2008) sind dahin auszulegen, dass die Qualifikation eines Zeichens im Zuge seiner Anmeldung durch den Anmelder als "Farbmarke" oder "Bildmarke" einer von mehreren maßgebenden Faktoren dafür ist, ob dieses Zeichen eine Marke i.S.v. Art. 2 dieser Richtlinie sein kann und ob diese Marke ggf. Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie aufweist, die zuständige Markenbehörde jedoch nicht von ihrer Verpflichtung zur Durchführung einer konkreten Gesamtprüfung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke entbindet, was bedeutet, dass diese Behörde die Eintragung eines Zeichens als Marke nicht allein aus dem Grunde ablehnen darf, dass es keine Unterscheidungskraft aufgrund seiner Benutzung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen erlangt habe.
2. Art. 2 der Richtlinie 2008/95 (juris-Abkürzung: EGRL 95/2008) ist dahin auszulegen, dass er unter Umständen wie jenen des Ausgangsverfahrens der Eintragung eines Zeichens als Marke entgegensteht, wenn in der Anmeldung ein Widerspruch besteht - was das vorlegende Gericht zu überprüfen hat.



A.
Problemstellung
Die Entscheidung betrifft die Anmeldung eines Bildzeichens als Farbmarke, insbesondere Darstellung und Unterscheidungskraft.


B.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
I. Das finnische Markenamt lehnte die Eintragung einer grafischen Abbildung als nationale Farbmarke für Mineralwässer ab. Die Farben waren als blau (PMS 2748, PMS CYAN) und grau (PMS 877) bezeichnet. Die Anmelderin hatte auf Rückfrage bestätigt, keine Bild-, sondern eine Farbmarke zu begehren. Aus Sicht des Markenamts belegte die eingereichte Marktstudie insofern nicht, dass die Farben durch dauerhafte und umfassende Benutzung unterscheidungskräftig geworden wären.
Die dagegen gerichtete Klage blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Gericht hielt die grafische Darstellung für ungenügend. Es fehle eine systematische Anordnung der Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise.
Das daraufhin angerufene Rechtsmittelgericht legte dem EuGH drei Fragen zur Vorabentscheidung vor, unter anderem, ob es für die Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 2, Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der im Streitfall noch maßgebenden Markenrichtlinie (EG) 2008/95 (MarkenRL a.F.) darauf ankomme, ob eine Bild- oder Farbmarke beantragt werde, und ob trotz bildlicher Darstellung antragsgemäß eine Farbmarke, oder nur eine Bildmarke, eingetragen werden könne.
II. Nach der Entscheidung des EuGH kann die Einordnung als Farb- oder Bildmarke zwar ein Kriterium dafür sein, ob das Zeichen eine Marke i.S.v. Art. 2 MarkenRL a.F. sein kann, und ob diese ggf. Unterscheidungskraft hat (Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL a.F.). Die Qualifikation der Marke durch den Anmelder befreie die Markenbehörde aber nicht von einer konkreten Prüfung der Unterscheidungskraft unter Berücksichtigung aller relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls. Einer solchen Gesamtprüfung liefe es zuwider, könnte die Behörde einer Farbe oder Farbkombination allein aufgrund der Benutzung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft beimessen; sie dürfe die Eintragung daher nicht nur wegen fehlender „Verkehrsdurchsetzung" ablehnen.
Unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens stehe Art. 2 MarkenRL a.F. der Eintragung eines Zeichens als Marke entgegen. Eine Markenanmeldung, bei der ein Widerspruch zwischen der Qualifikation als Farbmarke und der bildlichen Darstellung bestehe, der die genaue Bestimmung des Gegenstands und der Reichweite des begehrten Schutzes unmöglich mache, sei mangels Klarheit und Eindeutigkeit abzulehnen. Ob dies der Fall sei, habe das vorlegende Gericht zu prüfen.
Damit erübrigte sich eine Auseinandersetzung mit der dritten Vorlagefrage betreffend Erfordernis und Umfang eines Benutzungsnachweises.


C.
Kontext der Entscheidung
Die Anforderungen an die Eintragung einer abstrakten Farbe oder Farbkombinationen als Marke sind weitgehend geklärt (zu Einzelfarbenmarken grundlegend EuGH, Urt. v. 06.05.2003 - C-104/01 „Libertel“; zu Mehrfarbenmarken EuGH, Urt. v. 24.06.2004 - C-49/02 „Heidelberger Bauchemie“).
I. Zur Markenfähigkeit im Sinne der Eignung von Farben und Farbkombinationen, eine von der Ware oder Dienstleistung verschiedene Information zu vermitteln, und Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG; Art. 3 Markenrichtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL n.F.); Art. 4 Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001 (UMV n.F.)), bringt die Entscheidung nichts Neues (vgl. z.B. bereits EuGH, Urt. v. 19.06.2014 - C-217/13 u.a. - GRUR 2014, 776, 777 f. „Oberbank“).
II. Bis zur letzten Reform setzte eine Markeneintragung zusätzlich voraus, dass sich das Zeichen „graphisch“ darstellen lässt (§ 8 Abs. 1 MarkenG in der bis zum 13.01.2019 geltenden Fassung; Art. 2 MarkenRL a.F.; Art. 4 Buchst. b Gemeinschaftsmarkenverordnung (EG) 207/2009 in der Fassung der Verordnung (EU) 2015/2424 (UMV a.F.)). Seitdem bedarf es nur noch einer Darstellung, anhand derer die zuständigen Behörden und das Publikum den Schutzgegenstand klar und eindeutig bestimmen können (§ 8 Abs. 1 MarkenG n.F.; Art. 3 Buchst. b MarkenRL n.F.; Art. 4 Buchst. b UMV n.F.).
1. Zur Darstellung einer aus einer abstrakten Farbe bestehenden Marke reicht nach herkömmlicher Rechtsprechung des EuGH ein Farbmuster, ergänzt um die Angabe der Farbe nach einem allgemein anerkannten Farbcode – wie vorliegend „PMS“ (Pantone Matching System; vgl. z.B. EuGH, Urt. v. 24.06.2004 - C-49/02 m.w.N. „Heidelberger Bauchemie"; § 10 Abs. 1, Abs. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2 bis 6 (deutsche) Markenverordnung (MarkenV)). Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 zur Unionsmarkenverordnung (UMDV) verlangt schon nur noch die Darstellung der Farbe unter Verwendung einer allgemein zugänglichen Technologie (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 Buchst. f Ziff. i UMDV).
2. Bei einer Mehrfarbenmarke müssen die Farben ferner so angeordnet sein, dass sie in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (Rn. 33 der Entscheidung m.w.N.). Die Darstellung darf keine unterschiedlichen Farbkombinationen ermöglichen (EuGH, Urt. v. 24.06.2004 - C-49/02 „Heidelberger Bauchemie“; BGH, Beschl. v. 06.02.2013 - I ZB 85/11 - GRUR 2013, 1046, 1048 „Variable Bildmarke“). Wie der EuGH inzwischen klargestellt hat, macht dieses Erfordernis eine abstrakte Farbkombinations- nicht zu einer Bildmarke. Die systematische Anordnung bedeutet keine Begrenzung durch Konturen (EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-124/18 - MarkenR 2019, 356, 360 „Red Bull“).
Nach der UMDV muss die systematische Farbkombinationsanordnung aber wohl bereits Bestandteil der eigentlichen Farbwiedergabe sein (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Buchst. f Ziff. ii HS. 1 UMDV: „zeigt“/„shows“/„montrant“). Denn nach dem zweiten Halbsatz letzterer Norm kann eine textliche Beschreibung nur „ebenfalls“ („also“/„également“) vorgelegt werden. Daher sollte die Vorgabe in § 10 Abs. 2 MarkenV („die Anmeldung [muss] zusätzlich […] die systematische Anordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in festgelegter und beständiger Weise verbunden sind“) vorsorglich nicht nur in Textform erfüllt werden (anders noch BGH, Beschl. v. 19.09.2001 - I ZB 3/99 - GRUR 2002, 427, 428 „Farbmarke gelb/grün I“).
3. Hinsichtlich der Darstellung hat der EuGH in der Entscheidung – wenn auch eher beiläufig – deutlich gemacht, dass eine Farbmarke nicht aufgrund einer Abbildung mit Umrissen eingetragen werden kann. Eine bildliche Darstellung kann auch nicht als Bildmarke registriert werden, wenn der Anmelder eine Farbmarke wünscht (zum Erfordernis, die Markenform anzugeben, vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 6 Nr. 4 MarkenV; Art. 3 Abs. 3 Satz 1 UMDV). Außerdem darf die Anmeldung keinen Widerspruch zwischen der Qualifikation der Marke, ihrer (grafischen) Darstellung und der Beschreibung aufweisen (ebenso nachfolgend EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-124/18 - MarkenR 2019, 356, 359 „Red Bull“, zu Art. 4 UMV a.F.).
Das überrascht nicht. Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH muss die Darstellung Gegenstand und Reichweite des Schutzes klar und eindeutig bestimmen (Rn. 38 der Entscheidung m.w.N.; BGH, Beschl. v. 28.02.2013 - I ZB 56/11 - GRUR 2013, 929, 930 „Schokoladenstäbchen II“). Eine Farbmarke zeichnet sich gerade durch fehlende Konturen aus.
Spätestens seit der letzten Markenreform dürfte auch klar sein, dass die Wiedergabe den Schutzgegenstand von Registermarken maßgeblich bestimmt (vgl. u.a. Ziff. 5 Präambel, Art. 2 Abs. 1 Buchst. d i.V.m. Art. 3 Abs. 1, Abs. 2 UMDV). Die Angabe des Markentyps sowie eine Beschreibung haben nur Ergänzungsfunktion (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 UMDV; vgl. auch EuGH, Urt. v. 29.07.2019 - C-124/18 - MarkenR 2019, 356, 359 „Red Bull“; § 6a Abs. 2 Satz 1 MarkenV i.V.m. den §§ 10 Abs. 3, 8 Abs. 6 MarkenV; § 6b (Abs. 3) MarkenV); sie müssen mit der Wiedergabe der Marke im Einklang stehen (Art. 3 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 UMDV).
4. Daher dürfte auch nicht (mehr) ernsthaft zweifelhaft sein, dass eine abstrakte Farbmarke nicht auf Grundlage einer Abbildung eingetragen werden kann, bei der die Umrisse vom Schutz ausgenommen sind (z.B. durch gestrichelte Linien, ggf. ergänzt durch einen Disclaimer in der Beschreibung; a.A. z.B. der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen v. 22.11.2018 - C-578/17 Rn. 56 f.). Zwar hat die „Louboutin“-Entscheidung diesbezüglich keine Klarheit gebracht – sie betraf einen Verletzungsprozess und nur die Frage, ob die Klagemarke (ein bestimmtes Rot, aufgebracht auf der Sohle hochhackiger – nicht orthopädischer – Schuhe) ungültig ist, weil sie ausschließlich aus einer der Ware einen wesentlichen Wert verleihenden Form besteht (Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii MarkenRL a.F., vgl. EuGH, Urt. v. 12.06.2018 - C-163/16 - GRUR 2018, 842 „Louboutin“). Einer solchen Darstellung dürften aber Bestimmtheitsbedenken entgegenstehen. Sie könnte zu Fehlvorstellungen über den Schutzumfang führen.
III. Außerdem hat sich der EuGH in der Entscheidung mit der (konkreten) Unterscheidungskraft einer Farbmarke befasst (Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL a.F.; dazu z.B. auch EuGH, Urt. v. 19.06.2014 - C-217/13 u.a. - GRUR 2014, 776, 777 f. m.w.N. „Oberbank“).
1. Die ausführliche und stellenweise etwas unstrukturierte (z.B. Rn. 33) Wiedergabe etablierter Grundsätze (Rn. 26 bis 31, 34) verwundert ein wenig, weil es auf die Unterscheidungskraft im Streitfall nicht ankam. Wie der EuGH (trotz eingeräumter Prüfungskompetenz des vorlegenden Gerichts) selbst festgestellt hat, war die Anmeldung bereits widersprüchlich.
Dass der EuGH die Prüfungsreihenfolge dennoch nicht anpasst hat, könnte dem konkreten Fall geschuldet sein. Faktisch hat er weniger die MarkenRL a.F. ausgelegt (Art. 267 Abs. 1 Buchst. a AEUV), als die Entscheidung der Markenbehörde und – inzident – das finnische Recht überprüft. Nach diesem war bei der Prüfung der Unterscheidungskraft „insbesondere“ zu berücksichtigen, „wie lange und wie umfassend die Marke benutzt wird“. Soweit der EuGH in der „Libertel“-Entscheidung noch eine ähnliche Formulierung verwendet hatte, folgt aus deren Gründen, dass die Benutzung nur „ggf.“ zu berücksichtigen ist (EuGH, Urt. v. 06.05.2003 - C-104/01 „Libertel“; vgl. u.a. auch EuGH, Urt. v. 24.06.2004 - C-49/02 „Heidelberger Bauchemie“).
2. Unabhängig davon unterliegt die Unterscheidungskraft – wie der EuGH erneut bekräftigt hat – zwar einer umfassenden Gesamtprüfung (vgl. auch BGH, Beschl. v. 21.07.2016 - I ZB 52/15 - BGHZ 211, 268, 275 m.w.N. „Sparkassen-Rot“), gerade bei Farbmarken scheint aber fraglich, ob die Versagung einer Eintragung wegen fehlender Verkehrsdurchsetzung darauf schließen lässt, dass eine solche unterblieben ist.
a) Zwar ist eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL a.F./Art. 4 Abs. 4 Markenrichtlinie (EU) 2015/2436 n.F.; Art. 7 Abs. 3 UMV n.F.) bzw. Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG n.F.) nur erforderlich, wenn das angemeldete Zeichen (abstrakt) markenfähig, aber originär nicht unterscheidungskräftig ist (Rn. 34 der Entscheidung; EuGH, Urt. v. 19.06.2014 - C-217/13 u.a. - GRUR 2014, 776, 777 f. „Oberbank“).
b) Allerdings hat eine abstrakte Farbe nur unter außergewöhnlichen Umständen originäre Unterscheidungskraft (st. Rspr. des EuGH, vgl. Rn. 30 der Entscheidung m.w.N.; vgl. auch die Schlussanträge des Generalanwalts v. 22.11.2018 - C-578/17 Rn. 74). Abstrakte Farben gehören zu den Kategorien von Zeichen, denen diese schwerer von Haus aus beigemessen werden können (vgl. EuGH, Urt. v. 09.09.2010 - C-265/09 - GRUR 2010, 1096, 1097 m.w.N.). Im Regelfall fehlt die Unterscheidungskraft (BGH, Beschl. v. 09.07.2015 - I ZB 65/13 - GRUR 2015, 1012, 1013 „Nivea-Blau“; BGH, Beschl. v. 23.10.2014 - I ZB 61/13 - GRUR 2015, 581, 582 „Langenscheidt-Gelb“).
Sofern die Farben – wie vorliegend die Kombination aus Blau und Grau für Mineralwässer – ersichtlich nicht originär unterscheidungskräftig sind, und dies auch nicht geltend gemacht wird, muss ein unterbliebener Hinweis darauf folglich nicht Ausdruck einer unzureichenden Prüfung sein. Ob die Markenbehörde die Unterscheidungskraft ausgehend von zutreffenden Bewertungsmaßstäben rechtsfehlerfrei verneint hat, müssen die nationalen Gerichte beurteilen.


D.
Auswirkungen für die Praxis
Die Entscheidung hat die Notwendigkeit einer präzisen, widerspruchsfreien Anmeldung in den Blick gerückt. Abstrakte Farben sind ohne bildliche Konturen wiederzugeben. Etwaige Unstimmigkeiten können nur ausnahmsweise klargestellt werden. Eine spätere Änderung der Markenkategorie scheidet grundsätzlich aus (vgl. z.B. BGH, Beschl. v. 05.10.2006 - I ZB 86/05 - BGHZ 169, 167, 173 f. „Farbmarke gelb/grün II“).



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