Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Die Klägerin VoiceAge erhob vor dem LG München I Klage gegen die Mobiltelefonherstellerin HMD wegen Verletzung des europäischen Patents EP 2 102 619, das für den ETSI-Standard „Enhanced Voice Service“ (EVS) essenziell ist. Das LG München I erließ eine Unterlassungsverfügung gegen HMD und wies deren FRAND-Einwand mit der Begründung zurück, HMD sei „nicht lizenzwillig“ gewesen. Die Berufung von HMD vor dem OLG München wurde im Ergebnis aus denselben Gründen zurückgewiesen. Während des Berufungsverfahrens hatte die Europäische Kommission ein amicus-curiae-Schreiben eingereicht, in dem sie ein streng sequenzielles Verständnis des FRAND-Verhandlungsrahmens befürwortete. Das OLG hatte diesen Ansatz als zu formalistisch verworfen – ebenso wie die Lokalkammern in Mannheim und München in den ersten (vor dem Urteil des OLG ergangenen) EPG-Entscheidungen zu FRAND.
Der BGH wies die Revision und damit den FRAND-Einwand von HMD unter Bestätigung der Feststellungen der Vorinstanzen, dass HMD eine nicht willige Lizenznehmerin sei, zurück. Er bestätigte die erlassene Unterlassungsverfügung sowie deren Verhältnismäßigkeit. Eine erneute Vorlage an den EuGH lehnte er ab.
Zur Begründung bekräftigt der BGH in ausdrücklicher Abweichung von der Auffassung der Europäischen Kommission seine vor etwa fünf Jahren mit den Entscheidungen „FRAND-Einwand I“ (Urt. v. 05.05.2020 - KZR 36/17) und „FRAND-Einwand II“ (Urt. v. 24.11.2020 - KZR 35/17) begründete Rechtsprechung, wonach die vom EuGH in der Rechtssache „Huawei gegen ZTE“ festgelegten Schritte der FRAND-Verhandlungen nicht streng sequenziell, d.h. Schritt für Schritt nacheinander durchgeführt werden müssten. Rechtlicher Kern der Rechtsprechung des BGH bleibt die Verpflichtung beider Parteien, nach Treu und Glauben zu verhandeln und unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zügig und konstruktiv auf eine FRAND-Lizenzvereinbarung hinzuarbeiten. Dabei rückt der BGH – sogar noch stärker als in den Vorgängerentscheidungen – die Pflicht des SEP-Nutzers, aktiv in Verhandlungen mit dem SEP-Inhaber einzutreten, in den Fokus.
Im Ausgangspunkt stellt der BGH zunächst klar, dass der SEP-Inhaber nicht per se an der Durchsetzung von Unterlassungs- und Rückrufansprüchen gehindert ist. Vielmehr sei die Bereitschaft des SEP-Nutzers zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen die Voraussetzung für die Lizenzierungspflicht des SEP-Inhabers. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der BGH gerade die Unterlassungs- und Rückrufansprüche (einschließlich deren Durchsetzung) nicht nur als Folge gescheiterter Verhandlungen, sondern gerade auch als einziges Mittel bzw. Voraussetzung ansieht, um ein SEP zum Gegenstand einer Markttransaktion machen bzw. den SEP-Nutzer zu einer Lizenzierungsvereinbarung bewegen zu können:
„Erst mit den aus dem Ausschließlichkeitsrecht folgenden Befugnissen kann das Immaterialgut – hier die Erfindung – überhaupt zum Gegenstand von Marktprozessen werden und werden dem Rechteinhaber die Mittel an die Hand gegeben, um denjenigen, der die Erfindung benutzen will, zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu bewegen. Damit wird erreicht, dass die Parteien bei der Vertragsanbahnung ihre Nutzenpräferenzen und Interessen offenbaren und – marktgerecht – wechselseitig koordinieren.“
Ausgehend hiervon wird zugleich die Verantwortung des SEP-Inhabers aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung betont. Ein Missbrauch liege jedoch nicht schon dann vor, wenn das erste Lizenzangebot des SEP-Inhabers nicht in jeder Hinsicht FRAND-konform sei – sondern erst, wenn der SEP-Inhaber auch bis zum Abschluss angemessener Verhandlungen nicht bereit sei, ein vollständig FRAND-konformes Angebot zu unterbreiten.
Als konkrete Pflicht des SEP-Inhabers bestätigt der BGH die Verletzungsanzeige, die den Benutzer über das Streitpatent informiert. Die weiteren Pflichten des SEP-Inhabers hingen sodann von der Mitwirkungsbereitschaft des Benutzers ab, auf eine FRAND-Lizenz hinzuarbeiten. Diese sei Grundlage der Pflicht des SEP-Inhabers, ein Lizenzangebot unterbreiten und die angebotenen Konditionen in einem der Verhandlungssituation angemessenen Detailgrad erläutern zu können. Der BGH betont, dass die wechselseitige Verhandlungsbereitschaft nicht nur deshalb entscheidend sei, weil ohne sie keine Einigung erzielt werden könne, sondern auch, weil sich die berechtigten Interessen und Anliegen beider Parteien – mit anderen Worten: was tatsächlich FRAND ist – erst im Laufe der Verhandlungen herausstellten. Maßgeblich sei, was eine vernünftige, auf eine ausgewogene Lösung hinarbeitende Partei in der konkreten Situation tun würde. Eine abstrakte Festlegung der Parteipflichten sei daher nicht möglich.
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz weist der BGH die Position der Europäischen Kommission ausdrücklich zurück. Gestützt auf eine umfassende Analyse der FRAND-Rechtsprechung des EuGH sowie – soweit vorhanden – der Rechtsprechung nationaler, insbesondere niederländischer und englischer Gerichte lehnte er eine erneute Vorlage an den EuGH auf Grundlage der acte-éclairé-Doktrin ab. Die in der Rechtsprechung von EuGH und nationalen Gerichten einheitlich erkannte Notwendigkeit einer Einzelfallbetrachtung widerspreche dem streng sequenziellen Verständnis der Kommission.
Bei der Anwendung auf den konkreten Fall betont der BGH – unter Bestätigung des Vorgehens des OLG – explizit, dass es nicht erforderlich sei, die Frage der FRAND-Konformität des Lizenzangebots des SEP-Inhabers vor der Feststellung der Lizenzwilligkeit des SEP-Nutzers zu prüfen. Letzterer müsse sich in jedem Fall mit dem Lizenzangebot auseinandersetzen und auf eine Lizenzvereinbarung hinarbeiten – selbst bei einem (zunächst) nicht FRAND-konformen Angebot. Zudem sei es einem Gericht nicht möglich, die FRAND-Konformität eines komplexen Lizenzvertrags in jedem Detail zu beurteilen, ohne alle in den Verhandlungen aufgeworfenen Fragen, Interessen und Gründe zu berücksichtigen. Die Vereinbarkeit mit Art. 102 AEUV lasse sich nur feststellen, wenn beide Parteien ihre Einwände gegen das jeweilige Angebot bzw. Gegenangebot sowie ihre berechtigten Interessen zügig und begründet vorbringen.
Auf die Lizenzunwilligkeit des SEP-Nutzers könne – so der BGH zum Verhalten von HMD – insbesondere geschlossen werden, wenn der Benutzer (a) nicht zügig auf ein Lizenzangebot reagiert oder (b) nach Ablehnung eines Gegenangebots keine angemessene Sicherheit leistet. Ein erst acht Monate nach dem Lizenzangebot des SEP-Inhabers unterbreitetes Gegenangebot wertet der BGH – wie das LG München I – als Zeichen mangelnder Lizenzbereitschaft. Dies auch betreffend das Verlangen von HMD nach wechselweise Pauschal- und laufenden Lizenzzahlungen während der Verhandlungen. Zudem bestätigt der BGH die Feststellung des OLG München, dass die von HMD geleistete Sicherheit unzureichend gewesen sei. HMD hatte das Gegenangebot von zunächst 10.000 USD auf 1.000.000 USD erhöht, die Sicherheit jedoch erst nach der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz auf 1.000.000 USD angehoben – für den BGH zu wenig und zu spät. Ob die Sicherheit in Höhe des letzten Angebots des SEP-Inhabers geleistet werden muss (als eine Art „sicherer Hafen“), lässt der BGH ausdrücklich offen. Er stellt vielmehr abstrakt darauf ab, ob die Sicherheit die Lizenzgebühren abdeckt, auf die der SEP-Inhaber berechtigterweise Anspruch hat. Die Sicherheit muss danach wohl das obere Ende des FRAND-Rahmens erreichen.
Abschließend stellt der BGH klar, dass einem lizenzunwilligen Benutzer in der Regel kein Unverhältnismäßigkeitseinwand gegen die Erteilung einer Unterlassungsverfügung zustehe. Auch insoweit sei keine Vorlage an den EuGH veranlasst, da diese Frage im Einzelfall zu entscheiden sei und damit dem nationalen Gericht vorbehalten bleibe.
Auswirkungen für die Praxis
Auch wenn die Entscheidung „FRAND-Einwand III“ keine bahnbrechende Veränderung darstellt, auf die manche gehofft hatten, liefert sie gleichwohl wertvolle Hinweise zu Einzelheiten der Parteiobliegenheiten im Rahmen von FRAND-Verhandlungen:
Eine erste Erkenntnis ist die ausdrückliche Bestätigung der deutschen Instanzrechtsprechung, dass für eine hinreichende Verletzungsanzeige (auch) eine Klage (nur) auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht ausreicht.
Vor allem aber legt der BGH den Maßstab einer ganzheitlichen Betrachtung verbindlich fest und klärt damit unterschiedliche Sichtweisen der Gerichte in München und Mannheim einerseits und in Düsseldorf andererseits.
Der BGH untermauert dabei den Kern seiner bisherigen FRAND-Rechtsprechung, nämlich dass die Parteien in gutem Glauben, zügig, konstruktiv und zielgerichtet auf den Abschluss eines Lizenzvertrages zu verhandeln haben. In diesem Zusammenhang unterstreicht der BGH die Bereitschaft des Benutzers, auf eine FRAND-Lizenz hinzuarbeiten, einmal mehr. Ohne diese Bereitschaft muss der SEP-Inhaber nichts weiter tun, als einen Verletzungshinweis zu versenden. Denn der SEP-Inhaber ist nach dem BGH in der Regel nicht in der Lage, ein Lizenzangebot zu unterbreiten, das eindeutig FRAND-konform ist, wenn der Benutzer nicht in Verhandlungen eintritt, Bedenken äußert und Gründe darlegt oder Interessen geltend macht, die zu berücksichtigen sind.
Von besonderer praktischer Relevanz ist der damit zusammenhängende Befund des BGH, dass es für die erforderliche Lizenzbereitschaft des Benutzers nicht ausreicht, „dass eine ernsthafte und endgültige Weigerung des Patentverletzers, eine Benutzungsvereinbarung zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, nicht festgestellt werden kann“. Der Benutzer muss seine Bereitschaft zum Abschluss einer FRAND-Lizenz aktiv bekunden und letztendlich nachweisen können.
Insgesamt bestätigt die vorliegende Entscheidung, dass die Hürde für eine erfolgreiche FRAND-Verteidigung in Deutschland weiterhin hoch ist. Nach Erhalt einer Verletzungsanzeige sind Benutzer gehalten, zügig zu handeln und konstruktiv auf eine Lizenzvereinbarung hinzuarbeiten. Dies erfordert nicht nur eine frühzeitige, umfassende Offenlegung von Bedenken, Interessen und den jeweiligen Gründen, sondern auch ein Gegenangebot innerhalb kurzer Frist. Wird das Gegenangebot vom SEP-Inhaber abgelehnt, muss der Benutzer umgehend eine Sicherheit für die Lizenzgebühren leisten, die der SEP-Inhaber rechtmäßigerweise verlangen kann – eine in der Praxis nicht leicht zu beurteilende Frage. Ohne entsprechende Sicherheit ist die gesamte FRAND-Verteidigung gefährdet. Ein Nachlegen durch nachträgliche Erhöhung ist riskant, wie der vorliegende Fall zeigt. Der einzig denkbare „Safe Harbor“ ist insoweit das letzte Angebot des SEP-Inhabers.
Ein unwilliger Lizenznehmer kann sich in der Regel auch nicht auf Unverhältnismäßigkeit berufen.
